【米国特許実務ガイド : 目次】

第1章
米国特許制度の基本と特徴

1-1)公衆の利益

特許とは?

1-1-1)特許制度の底流にある原則

特許侵害テスト

1-1-2)法律的及び哲学的基礎

1-2)米国特許商標庁(USPTO)の面前における非衡平な行為の禁止

1-2-1)非衡平な行為(Inequitable conduct)

1-2-1-1)重要性(materiality)

1-2-1-2)意図(intent)

1-2-1-3)重要性と意図とのバランス

衡平とは

1-2-2)施行規則§ 1.56 の背景

1-2-3)非衡平行為の発覚の結果

1-3)ベストモード(最良の実施形態)要件

1-3-1)ベストモードの開示タイミング

1-3-2)ベストモード要件の分析

1-3-2-1)主観的検証

1-3-2-2)客観的検証

1-3-3)ベストモードを開示しなかった場合の効果

1-3-4)ベストモードと実施例

1-4)公衆への通知(Public Notice)及び禁反言

1-4-1)特許クレームの公衆通知機能

1-4-2)文言侵害

1-4-3)均等論の下での侵害

1-4-4)均等論における問題

1-4-5)包袋禁反言

1-4-5-1)補正に基づく禁反言:フェストケース

1-4-5-1-1)ウォーナージェンキンソン推定

1-4-5-1-2)フェスト推定

注意点

1-4-5-2)意見書に基づく禁反言

1-4-6)出願中における注意点

1-5)Oath 及びDeclaration

1-5-1)Oath 又はDeclaration が要求される背景

1-5-2)Oath に代わるDeclaration

1-5-3)Oath とDeclaration の相違

1-5-4)Declaration 及び委任状

1-5-5)Oath 及びDeclaration 要件

1-5-6)最小限の識別情報

1-5-7)署名後の改変の禁止

1-5-8)言語の問題

1-6)先発明主義

1-6-1)発明の先後の問題が生ずる状況

米国特許庁の所在地

1-6-1-1)抵触審査実務

1-6-1-2)施行規則§ 1.131 の下での引例の回避

1-6-2)最初の発明日の立証

1-7)特許出願の非公開の請求

1-7-1)公開をめぐる議論

サブマリン特許

1-7-2)妥協の解決

1-7-3)公開される出願の種類

1-7-4)早期公開

仮の権利:特許発行前の補償金請求

1-7-5)非公開の請求

1-7-6)外国若しくは国際出願を米国特許商標庁(USPTO)に通知する義務

1-7-7)非公開請求の撤回

1-7-8)出願の部分公開

付与後公開

第2章
特許の種類

2-1)有用特許

2-2)意匠特許

破線の効用

2-2-1)意匠特許の対象物

2-2-2)意匠特許の要件

2-2-2-1)機能性の欠如

2-2-2-2)使用中の視認性

2-2-2-3)その他の要件

2-2-3)意匠特許の要素

2-2-3-1)タイトル

2-2-3-2)書面による説明

2-2-3-3)図面

2-2-3-4)単一クレーム

2-2-4)意匠特許の範囲

2-2-4-1)侵害テスト

2-2-4-1-1)通常看者テスト

2-2-4-1-2)新規点(Point of Novelty)テスト

2-2-4-2)均等論侵害

2-2-5)意匠特許の存続期間

2-2-6)意匠特許と有用特許との間の相違点

2-3)植物特許

植物発明は他の法律によっても保護され得る。

2-3-1)植物特許によって保護される対象物

2-3-2)植物特許の要素

2-3-3)図面

2-3-4)植物特許出願の増加傾向

第3章
特許出願の種類

3-1)国内及び国際出願

3-2)国内特許出願の種類

3-2-1)仮出願

3-2-1-1)国内優先制度

3-2-1-2)仮出願制度の特徴

日本語出願

3-2-1-3)仮出願から非仮出願への変更

3-2-2)非仮出願

3-2-3)継続した(Continuing)出願

FWC、CPA、RCE

3-2-3-1)継続(Continuation)出願

3-2-3-2)分割出願

3-2-3-3)一部継続(CIP)出願

3-2-4)親出願

3-2-5)他のタイプの国内出願

3-3)国際出願

§ 111 及び§ 371 内国出願の相違

第4章
特許性
(特許要件)

4-1)法定主題(statutory subject matter)のカテゴリ(米国特許法§ 101)

生物及びコンピュータ関連発明

4-2)米国特許法§ 101 における「有用性(utility)」という要件

「有用性(utility)」と「役立つかどうか(usefulness)」

4-3)新規性(novelty)要件とその他の特許要件(米国特許法§102)

4-3-1)先行する公知、公用、特許付与または刊行物(米国特許法§ 102(a))

4-3-1-1)「この国において他人により知られまたは用いられた」とは

米国特許法§ 102 に規定されている複数の法定阻害事由・法定拒絶理由(statutory bar)

4-3-1-2)「特許されまたは刊行物に記載され」とは

4-3-1-3)発明者自身の製品(発明品)・行為

4-3-1-4)引用文献のswear behind

4-3-2)法定阻害事由(米国特許法§ 102(b))

4-3-2-1)「特許されまたは刊行物に記載され」

4-3-2-2)「この国において公に使用されまたは販売に供せられ」

4-3-2-2-1)「公用Public Use」

4-3-2-2-2)「販売に供せられon sale」

4-3-2-3)「米国での特許出願の1年以上前に」

4-3-2-4)実験として使用した場合の原則(ドクトリン)(Experimental Use Doctrine)

4-3-3)「発明の放棄」(Abandonment of Invention)(米国特許法§ 102(c))

4-3-4)「米国以外の国での特許または発明者証」(米国特許法§ 102(d))

4-3-5)米国出願日または国際出願日を出願人側が利用する場合offensive reliance (米国特許法§ 102(e))

4-3-5-1)米国特許法§ 102(e)の現在の条文

4-3-5-2)米国特許法§ 102(e)の従来技術

4-3-5-2-1)「米国特許」

4-3-5-2-2)米国特許出願公開

4-3-5-2-3)国際出願(PCT 出願)のWIPO による公開

4-3-5-3)国際出願の優先権主張日が米国特許法§102(e)の米国出願日になる場合

4-3-5-4)例外:米国特許法§ 102(e)AIPA 改正前の条文が適用される場合

4-3-6)発明者でない出願人:米国特許法§ 102(f)

4-3-7)他人が先に発明をしていた場合:米国特許法§102(g)

4-3-7-1)「この国でなされた」とは

4-3-7-2)「他の発明者により」とは

4-3-7-3)「放棄、隠匿もしくは隠蔽していない場合」とは

4-3-7-4)米国特許法§ 102(g)の最後の文

4-3-8)その他の従来技術

4-3-8-1)自認従来技術(Admitted Prior Art)

4-3-8-2)内在的に開示されている(inherent)内容が従来技術となる場合

4-4)非自明であること 米国特許法§ 103

米国特許法§ 102(e)−(g)と§ 103 との関係

4-4-1)判例Graham v. John Deere

4-4-1-1)従来技術の範囲と内容

4-4-1-2)当該技術分野における当業者のレベル

4-4-1-3)クレーム発明と従来技術の相違点

4-4-1-4)非自明性の客観的証拠

4-4-2)一応自明であるという拒絶理由(prima facie obviousness)

Prima Facie

4-4-2-1)一応自明であるという拒絶理由を出すための条件

4-4-2-1-1)従来技術を修正または組み合わせるための示唆または動機

4-4-2-1-2)合理的に考えてそれが上手く行くと期待できること

4-4-2-1-3)全てのクレーム構成要件が教示または示唆されていること

4-4-2-2)一応自明性であるという拒絶理由にどう応えたらよいか

4-5)ダブルパテント(Double Patenting)

ターミナルディスクレーマ(Terminal Disclaimer)

4-5-1)ダブルパテント禁止の原則:その目的

4-5-2)ダブルパテントの種類

4-5-2-1)法定ダブルパテント拒絶理由(Statutory Double Patenting)

4-5-2-2)自明性ダブルパテント

4-6)明細書に関する要件:米国特許法§ 112

クレームは明細書の一部である(Claims are Part of the Specification)

4-6-1)米国特許法§ 112 第1段落:特許開示書面

4-6-1-1)記載要件

4-6-1-1-1)発明者が所有しているものなのか(Possession)

4-6-1-1-2)新規事項(New Matter)

4-6-1-2)実施可能要件

4-6-1-2-1)過度な実験(Undue Experimentation)

4-6-1-2-2)考慮されるべき事項

4-6-1-3)ベストモード要件(Best Mode Experimentation)

4-6-2)米国特許法§ 112 第2段落:クレーム

第5章
出願書類

5-1)特許出願の郵送証明書と料金支払い証明書

出願書類の郵送証明書と料金支払い証明書を一体化した書面

5-2)出願データシート(Application Data Sheet: ADS)

出願データシートによる出願情報の訂正・変更

5-3)明細書

5-3-1)発明の名称

5-3-2)関連出願に関する記述

「関連出願に関する記述」をいつ記載すべきか

5-3-3)米国連邦により資金援助を受けている研究開発であることのステートメント

5-3-4)シーケンスリスト、表またはコンピュータプログラムをコンパクトディスク(CD)に保存して添付書類として提出する場合

5-3-5)発明の背景(Background of the Invention)

「発明の背景」を記載するときの注意点

5-3-6)発明の概要(Brief Summary of the Invention)

5-3-7)図面の簡単な説明(Brief Description of the Drawings)

5-3-8)発明の詳細な説明(Detailed Description of the Invention)

5-3-9)クレーム(Claims)

複数従属クレーム

5-3-10)アブストラクト(Abstract of the Disclosure)

アブストラクトを参照したクレーム解釈

5-3-11)シーケンスリスト(Sequence Listing)

5-4)図面(Drawings)

米国特許商標庁による図面提出要求

5-5)宣言書または宣誓書(Oath or Declaration)

5-6)料金(Fees)

米国特許商標庁の料金表

5-7)譲渡(Assignment)

譲渡証の登録

5-8)出願方法

5-8-1)手渡し(by Hand)または宅配(Via Courier Services)

5-8-2)米国郵便局による配達

郵送証明書(Certificate of Mailing)

5-8-2-1)普通郵便による書類提出(Regular U. S. Mail)

5-8-2-2)速達郵便による書類提出(Express Mail)

5-8-3)ファックスによる書類提出(Via Facsimile)

5-8-4)電子出願システム(Electronic Filing System; EFS)

第6章
クレーム

6-1)クレームの種類(Types of claims)

6-1-1)プロダクトバイプロセスクレーム(Product-by-Process Claim)

Incorporation by Reference

6-1-2)ジェプソンクレーム(Jepson Claims)

6-1-3)マーカッシュクレーム(Markush Claims)

6-1-4)ミーンズプラスファンクションクレーム(Means-Plus-Function Claims)

6-2)クレームの構造(Claim Structure)

6-2-1)プリアンブル(Preamble)

6-2-2)移行句(Transition words)

6-2-2-1)オープンエンド移行句(Open-Ended Terminology)

6-2-2-2)クローズド移行句(Closed Terminology)

6-2-2-3)一部クローズド移行句(Closed Terminology)

6-2-2-4)その他の移行句(Other Transition Words)

6-2-3)ボディ(Body of the Claim)

スモールエンティティ(Small Entity)

6-3)クレームにおける表現(Claim Terminology)

ニューマター(New Matter)とニューイシュー(New Issue)

6-3-1)機能的表現(Functional Language)

6-3-2)相対的表現(Relative Terminology)

6-3-3)例示的表現(Exemplary Language)

6-3-4)範囲(Ranges)

6-3-5)前記、上記(Said)

6-3-6)Whereby 及びThereby

6-4)米国特許法§ 112 第6段落(特殊なプラクティス)

6-4-1)means + function の範囲

6-4-2)means + function が使用された場合の推定

6-4-3)「対応する構成」(Corresponding Structure)

6-4-4)米国特許法§ 112 第6段落のおける均等物

6-4-5)均等論との比較(Comparison with Doctrine of Equivalents)

6-4-6)米国特許法§ 112 第1段落について

Primary Examiner/Supervisory Examiner

第7章
IDS(Information Disclosure Statement)

7-1)IDS とは?

なぜIDS を提出しなければならないのか:2つの重要な理由

7-2)提出しなければならない情報

7-3)開示義務を負う者(Individuals Bound by the Duty of Disclosure)

一部継続出願(CIP)の場合の注意点

7-4)IDS の内容

7-4-1)情報のリスト

関連性の説明と部分翻訳が提出されたにも拘わらず、非衡平行為(inequitable conduct)と認定されたケース

7-4-2)文献のコピー

7-4-3)非英語文献の関連性の説明

A、X 及びY カテゴリの文献の取り扱い

7-5)IDS の提出時期

7-5-1)出願から3ヶ月または第1回局通知送付の前(施行規則§ 1.97(b))

7-5-2)第1回局通知後であって最終局通知の前または許可通知前(施行規則§ 1.97(c))

7-5-3)最終局通知後または許可通知後であって、特許発行料金支払い前(施行規則§ 1.97(d))

特許発行料金支払い後に文献を知った場合

7-6)マテリアルな情報を開示しない場合の罰則

情報開示制度に関するその他の知識

第8章
出願手続き(prosecution)

8-1)米国特許商標庁からのコミュニケーション

米国内でされた発明は、必ずしも外国での前に米国で特許出願されなくてもよい

8-1-1)最初のコミュニケーション(Initial Communication)

8-1-3)局指令(Office Action)

8-2)限定要求(restriction requirement)と選択要求(election of species requirements)

国際的な発明の単一性(Unity of Invention)基準は、あるケースに適用されるが、適用されない場合もある

8-2-1)限定要求(Restriction Requirement)

8-2-1-1)“独立(independent)”の意味

8-2-1-2)“識別される(distinct)”の意味

8-2-1-3)審査官に要求される重い立証責任(Serious Burden)

8-2-2)選択要求(election of species requirement)

8-2-3)限定及び選択手続き

8-2-3-1)限定要求のタイミング

8-2-3-2)選択のタイプ

8-2-3-3)反論とともにする、或いは反論を伴わない(with or without traverse)選択

8-3)実体的局指令(Office Action on the merits)

拒絶(rejection)とオブジェクションの相違

8-3-1)審査官によるレビュー

8-3-2)最初の局指令(initial Office Action)

8-3-3)出願人の応答

8-3-4)後続の局指令

8-3-5)最後の局指令とアドバイザリー・アクション

8-3-6)許可(allowance)及び発行(issue)

8-4)拒絶(rejections)

8-4-1)拒絶の理由(Reasons for Rejections)

8-4-2)拒絶の克服(overcoming)

8-4-2-1)二次的考慮事項(Secondary Considerations)

8-4-2-2)ルール131 宣誓供述書(affidavits)

8-4-2-3)ルール132 宣誓供述書(affidavits)

第9章
審判(Appeal)

9-1)審判請求のタイミングと要件

ボード(The Board of Appeals)

9-2)審判請求書(Notice of Appeal)

9-3)審判請求理由書(Appeal Brief)

審判請求理由書での成功の秘訣

9-3-1)利害関係のある実際の当事者(Real party in Interest)

9-3-2)関連する審判及びインターフェアランス

9-3-3)クレームと補正の状況(status of claims and amendments)

9-3-4)クレームされた発明主題のサマリー(summary of claimed subject matter)

9-3-5)審判請求理由となる拒絶理由(Grounds of Rejection to be argued on Appeal)

9-3-6)主張(argument)

9-3-7)添付クレーム(Claims Appendix)

9-3-8)添付証拠及び添付関連手続き(evidence appendix and related proceedings appendix)

9-4)審判会議及び審査官の答弁(Appeal Conference and Examiner' s Answer)

審判合議体の参加なしでの審判での“勝利”

9-5)弁ぱく書(reply brief)

9-6)審判部での口頭審理(oral hearing before the board)

9-7)ボードでの審決(decision by the Board)

9-8)審決後(after the Board' s Decision)

ボードによる審決に承服しない場合のオプション

第10章
再発行(Reissue)

10-1)再発行出願の理由

10-1-1)誰が再発行出願できるか

10-1-2)再発行出願によって訂正可能なエラー

10-1-2-1)明細書又は図面の欠陥

10-1-2-2)本来クレームすべき範囲以外のものをクレームしたこと(claiming more or less than he had a right to claim in the patent)

10-2)再発行出願の時期

拡張型再発行での宣言書(Oath or Declaration)提出の時期

10-3)再発行出願でのクレームの制約

10-3-1)再発行クレームは、原特許と同様の発明に関するものでなければならない

10-3-2)再発行クレームは、原特許クレームに許容されない拡張をするものであってはならない

10-3-3)再発行クレームは、取り戻し禁止ルールに違反するものであってはならない(Reissue Claims must not violate the Recapture Rule)

審査官は、許可および取り戻しルールの考慮について理由を示す

10-4)再発行出願のパーツ

10-4-1)再発行出願明細書及び図面

10-4-2)再発行の宣言書

10-4-2-1)再発行の宣言書を作成可能な当事者

10-4-2-2)再発行の宣言書の内容

10-4-2-2-1)なぜ原特許に欠陥があるかの理由の陳述

10-4-2-2-2)再発行の理由となる少なくとも1つのエラーの特定

10-4-2-2-3)欺瞞的意図なくエラーが起きたことの陳述(Statement that error arose without any deceptive intention)

10-4-2-3)追加的な再発行の宣言書(supplemental reissue oath or declaration)

10-5)再発行出願の審査と補正

10-5-1)再発行出願の審査

10-5-2)再発行出願の補正

再発行出願で原特許クレームを残すことの利点

10-5-2-1)クレーム以外の明細書の補正

10-5-2-2)クレームの補正

10-5-2-3)図面の補正

10-5-2-4)補正は原特許と関連しなければならない

10-5-2-5)クレームの状況を示す説明

10-6)再発行の効果

絶対的な中用権と衡平法上の中用権

第11章
再審査(reexamination)

11-1)再審査請求の目的

再発行と再審査の相違

11-2)再審査請求の戦略的理由

11-2-1)第三者の再審査請求理由

11-2-2)特許権者の再審査請求理由

11-2-3)米国特許商標庁の再審査請求理由

再審査請求に伴う潜在的リスク

11-3)再審査の特徴

11-3-1)再審査請求の時期

11-3-2)再審査で考慮される先行技術

再審査に起因する中用権(Intervening rights resulting from reexamination)

11-3-3)特許性に関する実質的に新たな疑問(substantial new question of patentability)

11-4)再審査のタイプ: 査定系と当事者系(types of reexamination: Ex Parte and Inter Partes)

再審査の包袋は公衆にオープンとなる

11-4-1)査定系再審査

11-4-1-1)誰が再審査請求できるか

11-4-1-2)再審査許可の決定

11-4-1-3)特許権者による陳述

特許権者の陳述書を提出すべきか否かについての実務上のヒント

11-4-1-4)請求人による答弁(Reply by requester)

11-4-1-5)再審査手続き

11-4-1-5-1)再審査手続きは迅速処理される(reexamination proceedings are conducted with special dispatch)

11-4-1-5-2)審査官とのインタビュー

11-4-1-5-3)クレームを拡張することはできない(Claims may not be broadened)

11-4-1-5-4)再審査手続での決定に対する不服申し立て(Appeal of Decision in reexamination proceeding)

11-4-1-5-5)再審査証書(reexamination certificate)

11-4-2)当事者系と査定系再審査との相違点

11-4-2-1)当事者系再審査に関与する者

11-4-2-2)インタビュー及び通信(interviews and correspondence)

11-4-2-3)不服申し立て

11-4-2-4)料金

第12章
インターフェアランス(Interference)

12-1)インターフェアランスとは何か?

12-1-1)2つ以上の出願の間でのインターフェアランス

12-1-1-1)有効出願日(effective filing date)の違い

12-1-1-2)他の基準

12-1-2)出願と特許との間のインターフェアランス

12-1-2-1)出願は1年以内に同じ発明をクレームしなければならない

12-1-2-2)出願中少なくとも1つのクレームは特許可能でなければならない

12-1-2-3)他の要件

12-2)カウント(counts)

米国法におけるラテン用語

12-3)インターフェアランスプロセスの開始

12-3-1)出願人による請求

12-3-2)審査官による開始

12-4)インターフェアランス手続き

新しい米国特許商標庁のキャンパス

12-4-1)ボードがインターフェアランスの決定を行なう

12-4-2)発明の優先順位の決定

12-4-3)ボードによる決定

12-4-4)ボードによる決定の効果

第13章
特許期間延長
(Patent Term Adjustment)

13-1)特許期間延長の根拠

最初に発行された特許

13-1-1)米国特許商標庁の迅速な応答の保証

13-1-2)3年以内の出願の審査係属の保証

13-1-3)インターフェアランス、秘密命令、審判に起因する延長

13-2)特許期間延長の制限

13-3)特許期間の計算

13-4)特許期間延長への不服申し立て

通し番号とは対照的な出願番号

第14章
訴訟(Litigation)

14-1)連邦地裁(Federal District Court)

マークを付さない場合の損害回復の制限

14-1-1)訴状とディスカバリー

14-1-2)可能な救済

14-2)ITC(国際貿易委員会)

開示による献上、及び放棄のルールに留意(Beware the Disclosure-Dedication and Disclaimer Rules)

14-2-1)調査(investigation)

14-2-1-1)指名被提訴人への訴状送達

14-2-1-2)ディスカバリー規則

14-2-1-3)ITC 担当官の関与

14-2-1-4)初期決定

14-2-1-5)最終決定

14-2-2)救済

14-2-2-1)一時的排除命令

14-2-2-2)永久排除命令

14-2-2-3)停止命令

14-2-2-4)差し押さえ及び没収命令

14-2-3)国内産業(Domestic Industry)

14-3)ITC 手続きの利点と欠点

14-3-1)利点

14-3-1-1)強力かつ迅速な救済

14-3-1-2)和解ツール

14-3-1-3)ITC 手続きのスピード

14-3-1-4)行政法律判事による決定(陪審員との比較において)

14-3-1-5)ITC 手続きは連邦地裁への提訴に拘束力を持たない

14-3-2)ITC 手続きの欠点

米国特許公開コードについてのガイド

巻末附録 United States Code Title 35 - Patents(抜粋)
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